da Avv. Fabrizio Garaffa
Alcune settimane fa abbiamo pubblicato un articolo dedicato alle possibili modalità di utilizzazione dei diritti di proprietà industriale all’interno delle reti di imprese.
Avevamo preso anzitutto in considerazione l’ipotesi della rete – contratto con un programma comune imperniato nello svolgimento di una attività di laboratorio di Ricerca & Sviluppo.
Subito dopo ci eravamo chiesti: a chi appartengono i risultati prodotti da tale attività di ricerca e sviluppo ? In altri termini, chi sarà il titolare del diritto di brevetto su tali risultati ? E ancora: come gestire il diritto di brevetto all’interno della rete ?
Le soluzioni possono essere molteplici. Abbiamo indicato come soluzione più coerente con il carattere collaborativo della rete di impresa la contitolarità del brevetto ottenuto grazie al lavoro e ai risultati del laboratorio di ricerca in comune alle imprese in rete. Si tratta, quindi, di un’attribuzione congiunta di un diritto di proprietà industriale poiché le varie imprese in rete sono titolari congiuntamente del diritto di sfruttare economicamente l’invenzione industriale.
Ma l’attribuzione congiunta di un diritto di privativa industriale non costituisce l’unico possibile modello di appropriazione di tale privativa.
È infatti possibile che le varie imprese in rete, contitolari di un determinato diritto di privativa industriale, decidano di trasferire quel diritto, in genere con un contratto di licenza congiunta in esclusiva, ad una delle imprese in rete. E, in tal senso, le motivazioni possono essere molteplici. Si pensi, per esempio, alla circostanza in cui l’impresa in discorso svolga anche il ruolo di organo comune della rete (soggetto a cui viene affidata l’esecuzione del programma di rete o di una sua parte): in tal caso, l’accentramento della gestione dei diritti nascenti dal brevetto in solo soggetto può essere giustificato dalla maggiore efficienza di tale modello, soprattutto per quanto riguarda i profili di gestione commerciale e amministrativa, posto che tutti gli atti di sfruttamento a fini di profitto e le procedure amministrative sarebbero seguite dall’unico soggetto titolare del diritto di privativa, seppure in ragione di un contratto di licenza.
L’accentramento della gestione della tutela industriale nelle mani dell’organo comune di rete dovrebbe inoltre favorire un maggiore coordinamento tra l’utilizzazione di questo particolare asset e l’attuazione del più ampio programma di rete, soprattutto nella pianificazione di una efficace strategia di marketing e distribuzione dei prodotti realizzati attraverso lo sfruttamento del brevetto.
Se quanto appena riferito sottolinea alcuni dei vantaggi più evidenti del più volte richiamato modello di gestione accentrata della privativa all’interno della rete, si devono però subito dopo porre nelle giusta evidenza i molteplici problemi che esso inevitabilmente comporta.
In primo luogo, pur nel clima di rispetto e fiducia reciproca che deve sempre accompagnare la nascita e la vita di una rete di imprese, il trasferimento, seppur con licenza, di un brevetto ottenuto mediante le risorse di più imprese in rete ad un unico soggetto potrebbe essere fonte di potenziali, insanabili contrasti, soprattutto nel caso in cui non siano disciplinati in modo chiaro e soddisfacente per tutte le parti i limiti allo sfruttamento economico del brevetto a carico della impresa licenziataria e, soprattutto, le modalità di ridistribuzione delle utilità economiche dallo stesso generate in favore delle imprese licenzianti e/o della rete nel suo complesso.
Ulteriori profili da tenere in considerazione riguardano gli obblighi di legge in relazione alle invenzioni realizzate da lavoratori dipendenti delle aziende in rete, così come stabilito dall’art. 64 , D. Lgs. n. 30/2005, noto anche come “Codice della proprietà industriale”.
Per quello che ci riguarda più da vicino in questa sede, distinguiamo tra le “invenzioni di servizio” e le “invenzioni di azienda”.
Le prime presuppongono (1) lo svolgimento, da parte di un dipendente, di un’attività lavorativa di ricerca specificamente destinata all’invenzione ed (2) esplicitamente prevista nel relativo contratto di assunzione. Una volta chiarita la presenza di questi due elementi, è prevista in favore del lavoratore una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell’attività inventiva. I diritti patrimoniali nascenti dalla invenzione di servizio spettano al datore di lavoro mentre il lavoratore ha diritto ad essere considerato il “padre” di tale invenzione.
L’invenzione di azienda si ha invece quando l’attività inventiva non costituisce oggetto del contratto di lavoro subordinato e non è prevista una retribuzione specifica per la stessa. In presenza di tali condizioni, il legame dell’invenzione con l’azienda si costituisce perché la prima viene sviluppata dal dipendente durante lo svolgimento delle proprie mansioni aziendali. In questa situazione, la legge conferma in capo al datore di lavoro lo sfruttamento dei diritti patrimoniali generati dal brevetto, laddove il lavoratore conserva il diritto ad essere considerato autore dell’invenzione e gode, inoltre, del diritto a percepire un equo premio.
L’operatività dei due casi appena illustrati in una rete di imprese che abbia scelto un modello accentrato di gestione dei diritti di privativa richiede alcuni particolari accorgimenti:
a) in primo luogo, si dovrà prevedere nel programma di rete la cessione preventiva al soggetto gestore dei diritti di privativa industriali sorti in capo alle varie aziende in rete;
b) nel programma di rete si potrà inoltre prevedere la possibilità di “rimborsare” le imprese titolari dei rapporti di lavoro di ricerca della speciale retribuzione da corrispondere al lavoratore nel caso di invenzione di servizio ovvero l’equo premio per le invenzioni di azienda, prevedendone le modalità concrete.
Infine, è consigliabile stabilire con la massima attenzione le modalità di utilizzazione dei diritti di privativa industriale riconosciuti in capo al soggetto gestore (per esempio, l’organo comune) in favore delle imprese in rete e prevedere dei meccanismi di tutela, quali opzioni o prelazioni, per il caso in cui il gestore unico di tali diritti venga acquisito da un soggetto esterno alla rete.
Volendo tirare le file del discorso sin qui svolto, possiamo dire di aver sinteticamente analizzato le due opzioni più importanti in tema di gestione dei diritti di proprietà industriale nelle reti di impresa-contratto: la contitolarità di tali diritti in capo alle imprese in rete ovvero il loro trasferimento presso un soggetto “accentratore” (cosiddetta impresa capofila, organo comune, ecc.).
Entrambe queste soluzioni richiedono la messa a punto di specifiche regole tra tutti i retisti per consentire la gestione più accurata ed il miglior sfruttamento possibile dei diritti in discorso. L’impressione di chi scrive è che il “modello accentrato” richieda una regolazione dei patti tra i retisti più ampia rispetto alla contitolarità (si pensi alla cessione dei diritti al gestore e alle tutele per evitare che il gestore stesso venga acquisito da soggetti non graditi) e, quindi, maggiori costi per la complessiva messa a punto del meccanismo giuridico di sfruttamento. Completa il quadro la preoccupazione che l’opzione accentratrice possa provocare eventuali dissidi interni alla rete in maniera più facile di quanto avvenga in caso di contitolarità.
Rispetto a quanto detto, non si è mancato di evidenziare come, probabilmente, la contitolarità rappresenti la soluzione più vicina allo “spirito” di condivisione per il bene individuale e collettivo tipico della rete anche se non si tratta, si ripete, di una soluzione obbligata e, in ogni caso, anche questa particolare impostazione dovrà essere attentamente studiata e calibrata in base alle esigenze delle singole imprese in rete e della rete nel suo complesso.
Diverso il discorso per quanto riguarda le reti-soggetto.
Sappiamo che con questa espressione indichiamo le reti di impresa che hanno acquisito soggettività giuridica e che quindi costituiscono soggetti autonomi: le reti-soggetto acquistano e vendono per proprio conto, in sé stesse e per sé stesse, diventando direttamente titolari delle varie situazioni giuridiche. Per semplificare: quando una rete-soggetto acquista, per esempio, un macchinario, essa ne diventa proprietaria in via esclusiva senza che tale bene, come accade invece nella rete-contratto, venga suddiviso idealmente pro-quota tra le imprese in rete.
Ne deriva che quando i diritti di privativa industriale sviluppati all’interno di una rete-soggetto appartengono solo a questa entità, senza che vengano divisi pro-quota tra le varie retiste.
Questo dato, certo, semplifica il discorso relativo alla titolarità e gestione dei diritti di privativa industriale poiché, in linea di massima, non è possibile parlare di contitolarità in capo alla rete-soggetto, la quale sarà quindi la sola titolare di tali diritti e l’unico soggetto chiamato a gestirli. Questo non vuol dire che le imprese partecipanti ad una rete-soggetto restino escluse dalle decisioni in merito alla utilizzazione dei diritti di privativa, e ciò perché anche in questa particolarissima forma di aggregazione tra imprese spetta ai retisti definire la strategia imprenditoriale di fondo, dettata nel programma comune e poi di volta in volta verificata e aggiornata nel corso degli anni. Ciò significa, a parere di chi scrive, che toccherà ai retisti scegliere la forma di sfruttamento dei brevetti ottenuti: in linea generale, produrre direttamente beni o servizi che incorporino l’oggetto del brevetto ovvero cedere o concedere in licenza il brevetto stesso, ovviamente dietro pagamento di un giusto compenso o delle royalties.
Nel primo caso l’utilità economica assicurata dal brevetto, che possiamo intendere come la maggiore competitività frutto dello sfruttamento del ritrovato tecnico tutelato, verrà riconosciuta, secondo il parere di chi scrive, ai partecipanti alla rete attraverso la redistribuzione dei maggiori profitti generati dalla commercializzazione del bene o servizio nel mercato di riferimento.
In caso di cessione o di concessione in licenza del brevetto, spetterà sempre ai retisti decidere come sfruttare le somme così incamerate, soprattutto stabilire se ridistribuirle ai vari soggetti della rete ovvero continuare a reinvestirle nell’attuazione del programma comune.
Si ritiene a questo punto di dover fare una breve precisazione su quanto è stato scritto: fino ad ora abbiamo preso in considerazione le ipotesi di sfruttamento del ritrovato sviluppato e brevettato direttamente dalle imprese in rete, sia con riguardo alla rete-contratto che alla rete-soggetto.
Dobbiamo però avvertire che, in linea con quanto avviene nelle moderne economie, entrambe le tipologie di rete possono assumere il ruolo di rete-committente, anche per quanto riguarda i diritti di privativa industriale: vale a dire che anche questa particolare forma di aggregazione imprenditoriale, in prima persona o tramite le imprese partecipanti, può conferire a personale non dipendente l’incarico di eseguire determinati studi e ricerche al fine di ottenere un brevetto. Secondo la giurisprudenza prevalente, il risultato dell’attività inventiva spetterebbe alla rete-committente, almeno tutte le volte in cui tale attività risulti essere oggetto del contratto.
D’altra parte, però, si deve ritenere possibile che i diritti di sfruttamento patrimoniale del brevetto ottenuto appartengano invece ai soggetti che hanno svolto la ricerca, magari dietro precedente stipula di un contratto di licenza in esclusiva a favore della rete-committente.
In un caso e nell’altro, sarà bene inserire nel programma comune la possibilità per la rete di imprese di sfruttare come committente i diritti di privativa industriale e di regolare in maniera accurata, nello stesso programma comune o in un diverso contratto, i rapporti con i soggetti incaricati di svolgere le ricerche.
da Avv.Fabrizio Garaffa
Studio Legale Garaffa & Manenti – http://www.leggiecontratti.it/